美國先發(fā)明制改為發(fā)明人先申請制日前開始實施，雙方重審程序也已開始執(zhí)行。專家提醒——提交申請需盡早 提起無效看時機

　　在最新的美國專利法修改中，《美國發(fā)明法案》將先發(fā)明制改為發(fā)明人先申請制（first inventor to file)，今年3月16日，該條款正式開始實施。與此同時，新增加的雙方重審程序（Inter Partes Review，簡稱IPR)也已開始執(zhí)行。對此，專家指出，先發(fā)明制改為發(fā)明人先申請制后，欲在美國申請專利的中國企業(yè)應(yīng)盡早提交申請，避免被他人搶先。另外，雙方重審程序?qū)嵭幸院?，在美國挑?zhàn)專利無效的“主戰(zhàn)場”很可能將轉(zhuǎn)向美國專利商標(biāo)局，中國企業(yè)一定要注意提起該程序的時間點，把握好在美國提起專利無效的時機。

　　發(fā)明人先申請制實施

　　提交專利申請需盡早

　　在2011年9月16日奧巴馬頒布的《美國發(fā)明法案》中，美國將先發(fā)明制改為了發(fā)明人先申請制，意即專利授予先申請的真正的發(fā)明人。而此前，美國多年來一直采用的是先發(fā)明制，專利授予給最先做出發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人。今年3月16日，修改后的該條款正式開始執(zhí)行。

　　“由于此前美國實行先發(fā)明制，所以很多公司有了發(fā)明之后不著急申請專利，覺得晚些申請也沒事兒，即使被別人搶先了，只要證明了是自己先發(fā)明的就可以挽回。發(fā)明人先申請制實施以后，很多美國公司都在改變策略，一有成果就第一時間提交專利申請。中國企業(yè)若想在美國申請專利，也一定要盡快、盡早。”美國飛翰律師事務(wù)所管理合伙人、律師芭巴拉（Barbara McCurdy)告訴中國知識產(chǎn)權(quán)報記者。

　　美國采用先發(fā)明制時，很多公司都很注重研發(fā)文件的保存，因為它可以用來證明某項成果是自己最先發(fā)明的。采用發(fā)明人先申請制以后，研發(fā)文件的保存是否還那么重要呢?芭巴拉表示，即使是采用了發(fā)明人先申請制，保存好研發(fā)文件依然非常必要，因為美國有一個“源頭程序”，如果某項發(fā)明被別人盜取并提交了專利申請，只要發(fā)明人可以證明該項發(fā)明是自己的，盜取者也不一定能夠獲得專利。而在證明的過程中，研發(fā)文件作為證據(jù)就可以發(fā)揮大作用。

　　在美國，新專利法實施后，如果是雙方同時在做某一項研發(fā)，哪一方先申請專利，一般專利權(quán)就歸哪一方。新專利法修改后，現(xiàn)有技術(shù)的范圍擴大了，有效申請日以前公開的所有技術(shù)均屬于現(xiàn)有技術(shù)。“不過，美國有一項現(xiàn)有技術(shù)例外的規(guī)定，即發(fā)明人一年內(nèi)公開的信息，可以不作為抵觸發(fā)明人自己專利申請的現(xiàn)有技術(shù)。”美國飛翰律師事務(wù)所合伙人王寧玲舉例說，例如，發(fā)明人和某研究院共同研發(fā)了一項成果，提交了一件專利申請，審查員在審查時檢索到了一項現(xiàn)有技術(shù)，認為該專利申請不能獲得授權(quán)。但發(fā)明人在答復(fù)審查意見時如果可以證明，這項技術(shù)其實是發(fā)明人和該研究院共同研發(fā)，該技術(shù)就可以不作為抵觸該申請的現(xiàn)有技術(shù)。

　　雙方重審程序已執(zhí)行

　　提起專利無效看時機

　　除了先發(fā)明制改為發(fā)明人先申請制之外，前不久開始實施的雙方重審程序也是對欲進入美國市場的中國企業(yè)可能產(chǎn)生重大影響的一項內(nèi)容。授權(quán)后重審程序（Post-Grant Review，簡稱PGR)和雙方重審程序都是最新的美國專利法修改中新增加的提起專利無效的程序，但是兩者對提出的時間要求不一樣。

　　“授權(quán)后重審程序必須在美國專利商標(biāo)局授予專利權(quán)后9個月內(nèi)提出，9個月之后，如果要提專利無效，就需要通過雙方重審程序進行，但無效請求依據(jù)僅限于新穎性和顯而易見性，證據(jù)也只能是專利及出版物。”芭巴拉告訴中國知識產(chǎn)權(quán)報記者，從去年9月16日雙方重審程序開始執(zhí)行至今年1月13日，提交的雙方重審程序請求已有139件，到今年1月底為止還沒有請求被駁回的。需要提醒中國企業(yè)的是，一定要注意提起兩個程序的時間限制，一旦錯過了時機，將可能帶來不可彌補的損失。

　　據(jù)了解，由于大量的專利無效案件開始由美國法院轉(zhuǎn)移到美國專利商標(biāo)局，美國專利商標(biāo)局也在開始考慮如何制定一些條款讓當(dāng)事人花更少的費用來使用這兩個專利異議程序。

　　“不過，這兩個程序也有一定的劣勢：其證據(jù)開示程序比較簡單，而根據(jù)美國法律中的禁反言原則，已經(jīng)提出或者應(yīng)當(dāng)提出的合理的無效理由，如果當(dāng)事人敗訴，在以后的程序比如法院訴訟中將不能再提出。如果中國企業(yè)需要使用這些比較復(fù)雜的程序，一定要提前把相關(guān)規(guī)定了解清楚，或者找比較專業(yè)的律師提供幫助，以制定策略和實施方案。”王寧玲說。（知識產(chǎn)權(quán)報　記者　裴宏　吳艷)